朱彬 律师｜专利代理师！

副标题：同日申请发明与实用新型专利的诉讼衔接保护

问题背景：

近期遇到一起专利侵权案件，涉及诉讼时机的问题。具体情况是：某单位在申请专利时，就同一发明创造同时提交了实用新型专利和发明专利申请。目前，实用新型专利已获授权并取得证书，而发明专利申请仍处于实质审查阶段。该单位发现第三人侵犯其专利产品，现面临如何主张权利的问题。据了解，在实用新型专利已获授权、发明专利申请尚未授权的情况下，权利人可基于实用新型专利权提起诉讼。然而，若在诉讼过程中发明专利获得授权，依据法律规定，实用新型专利权将随之终止（需注意，“终止”与“无效”不同：无效是自始无效，而终止则是自终止之日起失效），这将导致诉讼的权利基础丧失。那么，在此情况下，权利人应如何正确主张权利？是否有必要等待发明专利授权后再提起诉讼？

根据《中华人民共和国专利法（2020修正）》第九条规定，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，若实用新型专利先获得授权，则在发明专利申请后续授权时，申请人应当声明放弃该实用新型专利权。这意味着，一旦发明专利获得授权，原实用新型专利权即告终止。

本文结合最高人民法院的一则典型案例，分析此类情形下的诉讼衔接策略，以期为同类问题提供参考。

一、发明专利临时保护期

理解发明专利的临时保护期，需明确其关键时间节点：发明专利申请日—发明专利申请公布日（进入实质审查阶段）—发明专利授权公告日。相比之下，实用新型专利仅有申请日与授权公告日，无需实质审查。

依据《中华人民共和国专利法（2020修正）》第十三条，发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用，但无权禁止他人实施该发明。即在发明专利申请公布后至授权公告前这一期间，权利人仅享有请求支付适当使用费的权利，而无权主张停止实施行为。

二、最高人民法院典型案例分析

案号：最高法知民终1738号民事判决

当事人：北京某智能装备有限公司诉湖南省某智能装备股份有限公司等

一审：陕西省西安市中级人民法院（2019）陕01民初704号民事判决（2020年8月20日）

二审：最高人民法院（2020）最高法知民终1738号民事判决（2022年11月2日）

法院裁判要旨：

专利法允许申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，旨在全面保障申请人的权益。因此，不能因发明专利后续获得授权而否定申请人此前基于实用新型专利所获得的合法权益。

1、侵权期间的权利救济途径

【参考《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2022）》第十八条】

申请人就同样的发明创造于同日申请实用新型专利和发明专利，在实用新型专利授权后，为获得发明专利授权而声明放弃实用新型专利权的，对于他人在以下期间实施专利技术方案的行为，专利权人可采取如下救济方式：

实用新型专利授权日至发明专利申请公布日期间：可以依据侵害实用新型专利权主张权利。

发明专利申请公布日至发明专利授权日期间：可以主张支付发明专利临时保护期使用费，亦可选择主张侵害实用新型专利权。

2、关于“同样的发明创造”的认定

涉案发明专利申请在授权前经过修改，其权利要求范围与实用新型专利授权公告的范围有所不同，故不构成“同样的发明创造”，可分别获得授权。但两专利的权利要求均在无效程序中进行修改，并在修改后维持有效，因此其保护范围应以修改后的权利要求为准。经比对，两专利修改后存在保护范围相同的权利要求，构成同样的发明创造。因此，本案实质上仍属于两专利权衔接保护问题，可参照适用前述规则。

3、持续侵权行为的合并处理原则

若被诉侵权行为自实用新型专利授权之日持续至发明专利授权之后，法院不应苛求权利人在起诉时对请求权基础作出严格区分。人民法院可就此进行释明。如权利人基于发明专利权主张权利，且其索赔范围涵盖实用新型专利权有效期间，法院可一并审理，属于诉的客体合并，不违反法律规定，亦符合同日申请制度的立法目的。此种处理方式有助于减轻当事人讼累，实现纠纷的实质性解决。

三、总 结

综上所述，在实用新型专利与发明专利衔接诉讼的实践中，权利主张的可行路径已由司法实践逐步厘清。具体而言：

权利人可就同一发明创造于同日申请实用新型与发明专利，并在不同权利阶段依法主张相应权益。若实用新型专利先获授权，权利人可据此对授权后发生的侵权行为提起诉讼。即便后续因发明专利授权导致实用新型专利权终止，亦不因此否定其在实用新型有效期内已享有的合法权益。

具体而言，侵权行为若发生于实用新型授权后至发明专利申请公布前，可直接依据实用新型专利权主张侵权责任；若发生于发明公布后至授权前，既可主张实用新型侵权，亦可主张发明专利临时保护期使用费。

对于自实用新型授权之日持续至发明专利授权之后的侵权行为，人民法院可基于发明专利权的有效性，对包括实用新型有效期间在内的全部侵权行为一并审理，不再苛求权利人严格区分不同时间段的请求权基础。此种处理既符合专利法鼓励创新、全面保护权利人的立法精神，也有助于减轻当事人诉累，实现纠纷的实质性化解。

因此，权利人在面对此类衔接保护问题时，应准确把握各权利阶段的法定边界，并善用司法实践中形成的合并审理规则，以实现权益保护的最大化。

律师简介：

朱彬律师：自2010年开始执业，具备法律与计算机双专业背景，持有法律职业资格与专利代理师资格，现为山东省律师协会大数据与人工智能法律专业委员会委员、省直属律师实习考核委员会委员，并担任威海仲裁委员会仲裁员。

执业以来，朱彬律师在知识产权领域积累了丰富经验，同时处理大量民商事诉讼案件，具备综合的案件处理能力。长期为贵州茅台酒股份有限公司、贵州习酒股份有限公司等知名企业提供知识产权维权服务，具备扎实的专业实力与实务经验。

专业领域：知识产权（商标、专利、著作权、不正当竞争等）

擅长方向：劳动争议、网络侵权等民商事纠纷。