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—宋某与A（上海）电子科技有限公司等侵犯发明专利权纠纷案

时间：2012-5-27   作者：刘军华、陈瑶瑶

专利保护范围的确定是审理专利侵权案件的关键，但其确定往往需要结合多项因素进行综合考量。北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》[2017] 确定保护范围的解释原则，其中关于“2、公平原则”规定：解释权利要求时，不仅要充分考虑专利对现有技术所做的贡献，合理界定专利权利要求限定的保护范围，保护权利人的利益，还要充分考虑权利要求的公示作用，兼顾社会公众的信赖利益，不能把不应纳入保护的内容解释到权利要求的范围当中。下列情形属于不应纳入保护范围的内容：专利所要克服的技术缺陷的技术方案。

另，最高人民法院在《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中强调：重视专利的发明目的对专利权保护范围的限定作用，不应把具有专利所要克服的现有技术缺陷或者不足的技术方案纳入保护范围。但一项发明创造克服多项技术缺陷的情形并不鲜见，在进行等同侵权判定时，还是应当考虑被诉技术特征与专利发明目的之间的关系，使专利权保护范围和强度与其创新和贡献程度相协调，不宜将专利所要克服的全部技术缺陷一概排除出等同原则适用的范畴。

【案例要旨】

发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书可以用于解释权利要求的内容。如果权利要求中的某项技术特征存在两种解释，而其中一种解释包括了该项发明所要克服的技术缺陷时，则应当根据发明目的对专利权利要求进行限制解释，排除该解释项。

【案情简介】

原告：宋某

被告：A（上海）电子科技有限公司、上海B股份有限公司、C（北京）科技有限公司

原告是“利用图形界面快速完成端口连接的方法”发明专利的专利权人，该专利权利要求1为：“一种利用图形界面快速完成端口连接的方法，该方法包括以下步骤：1）读取各模块定义的源文件，分析每个模块对外的输入输出端口；2）在屏幕上画出图形界面；3）在图形界面中的相应位置填写所需操作的模块名和端口名，每个模块中的输入输出端口排列在一列上，当列过长时可以分多列显示；4）待上述内容填写完毕后，在界面上对互相匹配的端口进行连线操作，同时定义整个模块的对外端口；以及5）自动生成该顶层模块的源代码”。

A（上海）电子科技有限公司是被控侵权产品的生产者，C（北京）科技有限公司是被控侵权产品的代理商，上海B股份有限公司是被控侵权产品的用户，原告指控被告的产品完全覆盖了原告专利权利要求1的保护范围，构成对其专利权的侵犯。关于被控侵权产品覆盖专利权利要求1中步骤（3）的指控，三被告认为，被控侵权方法中，未连接端口仅呈一列排列，列过长时也不可以分多列显示，与专利权利要求1中的步骤（3）所要求的“当列过长时可以分多列显示”并不相同，而原告则辩称其权利要求中的“可以”即表示也“可以不”。

原告在专利审查过程中，对专利权利要求1步骤（3）进行了修改，将“在图形界面中的相应位置填写所需操作的模块名和端口名”，修改为“在图形界面中的相应位置填写所需操作的模块名和端口名，每个模块中的输入输出端口排列在一列上，当列过长时可以分多列显示”。原告就专利审查员的第一次审查意见所作的《意见陈述书》中陈述：现有技术的缺点在于由于其松散的模块显示方式，造成了本来就有限的屏幕空间的浪费，在稍大规模的设计中，往往需要频繁动作（例如频繁滚动屏幕甚至切换页面来寻找需要连接的端口），而且由于所连接的端口过于分散，也不易查看连接关系处理得是否正确，可知本案与现有技术相比所要解决的具体问题是连接端口的紧密排列问题，采用本发明的方法，把端口排列在一列上，这不同于现有技术中按照输入、输出的不同排成两列的方法，有助于在所需操作的端口数量很多的时候利用程序达到快速寻找的目的。原告认为，将原权利要求1中的步骤（3）进行修改，修改后的权利要求1与现有技术及对比文件1相比，具有突出的实质性特点和显著的进步，克服了审查员指出的不符合专利法第二十二条有关创造性的缺陷。

【裁判结论】

一审法院认为，“当列过长时可以分多列显示”在字面含义上，可以解释为“既可以分列，也可以不分列”，结合原告就专利审查员的第一次审查意见所作的陈述，以及对专利权利要求1中的步骤（3）所作的修改，这样进行解释就难以成立。尽管原告并没有直接陈述其在权利要求中增加“当列过长时可以分多列显示”内容的目的何在，但在列过长时进行分列，将有效地节约屏幕空间，避免“频繁滚动屏幕”的缺陷，故可以认为原告增加此内容的目的应当与增加“每个模块中的输入输出端口排列在一列上”在思路上是连贯的，即为了使其发明具有区别于现有技术的创造性，以便获得专利授权。因此，如果将原告专利权利要求中的“可以分多列显示”解释为“也可以不分列显示”，那么原告专利的保护范围就包括了其发明所要克服的现有技术的缺陷，这不符合原告专利的发明目的，也是不适当的。鉴于被控侵权产品中并不存在列过长时分多列的技术特征，故对三被告该项与原告专利技术特征不相同的主张予以采纳。综合其他几项技术特征的审查，一审法院认定三被告不构成对原告专利权的侵犯，判决驳回原告的诉讼请求。

二审法院判决，驳回上诉，维持原判。

【附录】

编写人：刘军华、陈瑶瑶（作者分别系民五庭副庭长、书记员）

一审裁判文书案号：上海市第一中级人民法院（2008）沪一中民五(知)初字第182号

二审裁判文书案号：上海市高级人民法院（2009）沪高民三(知)终字第122号

一审合议庭：刘军华（审判长兼主审）、章立萍、沈强

【评析意见】

一、发明目的在专利权利要求解释中的作用

依据发明目的对权利要求进行解释属于权利要求的字面解释范畴，发明目的在字面解释的内部依据中体现为说明书、审查档案中的描述，可表现为仅是对发明目的的陈述，也可表现为通过发明目的来陈述具体技术方案的内容。在效果上，发明目的往往会对权利要求内容进行限定，而不太可能存在扩张权利要求的情形，即使存在某项技术特征符合发明目的，具有区别于现有技术的创造性、新颖性、实用性，但如果该项技术特征未被权利要求所涵盖，即依权利要求的通常理解不能涵盖该项技术特征，说明书中对权利要求的技术用语表达也未对之进行特殊解释，此时不能依发明目的将之纳入权利要求的范畴，而只能理解为权利人对该项技术特征保护的自动放弃。反之，当权利要求中的技术方案是否具有创造性、新颖性、实用性存有异议时，专利申请人或专利权人通过该项技术方案对于实现发明目的意义必要性的陈述，对该项技术方案进行了限制，进而使发明获得了专利授权或维持了专利有效性，此时对相应技术特征的解释应结合发明目的进行限制解释。

二、发明目的解释的适用

合理确定专利权保护范围，旨在实现专利法上利益平衡的要求，在专利权人与社会公众间建立合理的平衡，合理限制专利权人的垄断权，保证社会公众对于技术成果的合理使用。在此意义上，发明目的解释不仅仅只是被告针对侵权指控所使用的要求限制权利要求进而构成不侵权的抗辩理由，只是法院在被告提出时才被动适用的解释规则，对该规则的适用，法院具有一定的主动性，如果依据现有的专利权利要求、说明书、专利审查文件等，应通过发明目的对权利要求的解释进行限定，则法院应主动适用该解释来合理确定专利权的保护范围，而无论双方当事人是否对该权利要求的解释存有异议。